[특허이야기] 해외 특허출원 #2 "해외 특허출원 시 고려 사항 1"
  • 등록일 : 2023/03/20
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안녕하세요. 만성국제특허법률사무소 입니다.

해외 특허출원 #1 "PCT 국제출원, 오해와 진실" 편에 이어 해외 특허출원 시 고려 사항에 대하여 알아보고자 합니다. 

해외 특허출원 시 고려 사항으로 아래와 같이 크게 2가지가 있습니다. 본 편에서는 국내 특허출원의 등록 가능성 파악에 대해서 살펴보도록 하겠습니다.

  1. 국내 특허출원의 등록 가능성 파악

  2. 해외 특허출원 준비 절차


Q1. 해외 특허출원 시 국내 특허출원의 등록 가능성을 파악해야 하는 이유는 무엇인가요?

A1. 해외 특허출원의 진행 여부를 결정하는데 참고하기 위해서 입니다. 국내 특허출원에 등록 가능성이 있다면, 해외 특허출원에도 등록 가능성이 있다고 예상해 볼 수 있기 때문에 해외 특허출원의 진행을 긍정적으로 고려할 수 있습니다. 반면, 국내 특허출원의 등록 가능성이 낮다면, 해외 특허출원의 등록 가능성은 극히 낮기 때문에 해외 특허출원의 진행을 재고할 기회를 가질 수 있습니다.


Q2. 국내 특허출원에 등록 가능성이 있으면, 해외 특허출원도 무조건 등록 가능한가요?

A2. 단언하여 말씀드릴 수 없습니다. 대한민국 특허청에서 수집한 선행기술과 해외 국가의 특허청에서 수집한 선행기술이 다를 수 있고, 선행기술이 동일하더라도 거절이유의 논리가 다를 수 있기 때문입니다.


Q3. 국내 특허출원의 등록 가능성은 어떻게 파악할 수 있나요?

A3.
  (1) 국내 특허출원을 진행하기 전에 선행기술조사를 진행함으로써 파악할 수 있습니다.
  (2) 국내 특허출원을 진행한 후에는 특허청의 심사결과를 받아 보아야 파악할 수 있습니다. 특허청의 심사결과는 특허결정서(=등록결정서) 또는 의견제출통지서(=거절이유통지서) 중 어느 하나입니다. 특허청의 심사결과가 특허결정서라면 등록 가능성은 있는 것이겠죠. 반면, 특허청의 심사결과가 의견제출통지서라면 거절이유를 분석하고 대응 방안을 마련하는 과정에서 파악할 수 있습니다.
  (3) 대응 방안을 마련하는 과정에서 등록 가능성이 있다 혹은 낮다를 곧바로 파악할 수 있는 경우도 있지만, 그렇지 못한 경우도 있습니다. 등록 가능성이 모호한 경우입니다. 이러한 경우에는 등록을 받을 수 있도록 최선의 대응을 완료한 후, 대응 결과를 받아 봄으로써 등록 가능성을 확인할 수 있습니다.


Q4. 특허청의 심사결과는 언제쯤 받아볼 수 있나요?

A4. 국내 특허출원을 진행하면서 동시에 심사청구를 진행하였다면, 특허청의 심사결과는 국내 특허출원일로부터 대략 1년 후에 받아볼 수 있습니다. 참고로 말씀드리면, 대한민국 특허법 상 심사청구는 특허출원인(고객)의 선택 사항입니다. 국내 특허출원을 진행하면서 심사청구를 진행할 수도 있고, 진행하지 않을 수도 있습니다.


Q5. 해외 특허출원 기한은 국내 특허출원일로부터 1이라고 하셨는데, 국내 특허출원의 등록 가능성을 파악하기 전에 해외 특허출원 진행 여부를 결정해야 한다는 의미인지요?

A5.
  (1) 우선심사를 신청하지 않으셨다면, 이해하신 바가 맞습니다.
  (2) 우선심사를 신청하신다면 해외 특허출원 기한 전에 국내 특허출원의 등록 가능성을 파악할 수 있습니다. 국내 특허출원과 동시에 심사청구를 진행하시고, 우선심사를 빠른 시일 내에 신청하신다면, 특허청의 심사결과를 국내 특허출원일로부터 대략 4~6개월 내 받아보실 수 있기 때문입니다.
  (3) 참고로, 우선심사신청은 법에서 정한 요건을 만족하는 경우에만 진행할 수 있습니다. 법에서 정한 대표적인 요건을 몇 가지 소개해 드리면 다음과 같습니다.
    1) 특허출원인이 벤처기업 확인을 받은 기업인 경우
    2) 특허출원인이 기술혁신형 중소기업으로 선정된 기업인 경우
    3) 특허출원인이 직무발명보상 우수기업으로 선정된 기업인 경우
    4) 국내 특허출원이 국가연구개발사업의 결과물에 관한 출원인 경우
    5) 특허출원인이 출원된 발명을 업으로서 실시 중이거나 실시 준비 중인 경우
    6) 국내 특허출원에 대하여 특허청이 4차 산업혁명 관련 ()특허분류를 부여한 경우
    7) 선행기술조사 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 경우


Q6. 해외 특허출원 기한에 임박한 상황입니다. 우선심사는 신청하지 않았고, 특허청의 심사결과를 받아보기 전입니다. 해외 특허출원을 진행할 필요는 있는데, 이러한 경우 어떻게 해야 하나요?

A6. 
  (1) 국내 특허출원의 등록 가능성을 해외 특허출원 기한 후에 파악할 수 있고, 해외 특허출원을 반드시 진행해야 하는 경우라면, PCT 국제출원을 진행하실 것을 제안드립니다.
  (2) PCT 국제출원을 진행한 후에, 국내 특허출원의 등록 가능성 있는 것으로 파악되면 PCT 체약국 진입을 진행하시면 되고, 국내 특허출원의 등록 가능성이 낮은 것으로 파악되면 PCT 체약국 진입을 진행하시지 않으시면 됩니다.
  (3) 다만, PCT 국제출원은 특허청에 납부해야 하는 관납료가 대략 190만원에 이르고, 국내 특허출원에 등록을 받지 못하면 PCT 국제출원을 진행한 의미가 무색해질 수 있기 때문에, 국내 특허출원을 진행할 계획이시고, 해외 특허출원의 가능성이 조금이라도 있으면, 우선심사를 반드시 신청하실 것을 추천 드립니다.


특허상표디자인 등과 관련하여 문의사항이 있으신 경우 만성국제특허법률사무소(대표번호 02-571-6211 전화  특허 501, 디자인 503, 상표 208/E-mail: hwangpa@hwangpa.com) 연락 주시면 상세히 안내 드리도록 하겠습니다.

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