안녕하세요. 만성국제특허법률사무소 입니다.

상표를 등록하지 않았다면 상표법상 보호는 어려운 것일까요?

아닙니다. 상표법은 선사용상표에 따른 상표를 계속 사용할 권리를 규정함으로써 미등록 상표에 대해서도 보호를 하고 있지만, 선사용상표를 계속해서 사용하기 위해서는 1) 부정경쟁 목적 없이 등록상표의 출원 이전부터 상표를 사용하고 있어야하며, 2) 상표출원 시에 국내 수요자 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있어야 합니다.

상기의 내용과 관련된 대법원 판례를 여러분께 소개드리고자 합니다.

우선 B사는 지난 2001년 ‘웨딩쿨’ 이라는 상호로 사업자등록을 한 뒤 웨딩 사업을 영위했습니다. 하지만, 결혼상담 및 중개업을 운영하는 C사가 지난 2012년에 B사보다 앞서 시기에 웨딩쿨이라는 상표권을 등록했으며, 이후 C사는 그들의 상표권을 A씨에게 양도하였습니다.

이에 B사는 지난 2018년 A씨의 상표권 행사는 권리남용에 해당한다며 등록 무효심판을 청구했습니다.

1심 특허심판원에서는 “일반 소비자들 사이에 혼동을 일으켜 시장 질서를 어지럽히고, 수요자를 기만할 염려가 있다”면서 C사의 상표권을 무효로 하는 결정을 내렸으나, A씨는 특허심판원의 결정에 불복하며 특허법원에 소송에 제기했습니다.

특허법원에서는 “B사가 대구 지역에서 TV광고 및 웨딩박람회 등의 행사에 참여하기는 하였으나, 웨딩쿨 표장이 국내 수요자들에게 B사의 출처 표시로 인식된다고 보기는 어려우며, 웨딩쿨을 키워드로 해 검색된 블로그 및 카페 글로 모두 B사와 관련된 것은 아니다”며 특허심판원의 등록무효 결정을 취소하라고 선고했습니다.

위와 같은 특허법원의 결정에 B사는 반발하였습니다. 결국 사건은 대법원까지 올라가게 되었습니다.

대법원 재판부는 ‘B사는 2005년 7월부터 2012년 1월까지 대구에서 총 23회에 걸쳐 결혼 등을 주제로 대규모 박람회를 주최하였고, 또 대구 지역 방송사를 통해 TV 및 라디오 광고도 했다”며 “다수의 대구, 경북지역의 동종업계 종사자들도 B사 측의 사용표장이 상당히 알려져 있었다는 취지로 진술했다”고 밝혔습니다. 이어 “선사용표장들의 사용기간과 방법 및 태양, 선사용표장들에 대한 광고, 홍보의 정도와 언론 보도 내역, 매출액의 증감 추이, 동종 업계의 인식 등 여러 사정을 살펴보면 D씨 측 상표가 국내의 일반거래에 있어 수요자나 거래자에게 적어도 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있었다고 봄이 타당하다” 며 사건을 파기환송하였습니다.

등록상표와 선사용상표 사이의 상표소송은 선사용상표의 사용 기간이나 매출액 증감 등 구체적인 자료를 마련해야 함은 물론이고 관련 법령이 밝히고 있는 요건을 충족하는지 등을 입증하는 것이 필요한 매우 복잡하고 까다로운 절차입니다. 

또한 이를 어떻게 입증하느냐에 따라 널리 인식된 정도가 인정될 가능성이 달라질 수 있는 만큼 해당 문제의 상황에 놓인 당사자라면 관련 법률 지식과 경험이 풍부한 만성국제특허법률사무소를 통해 문제에 대응해야 할 것입니다.

☞특허, 상표, 디자인 등과 관련하여 문의사항이 있으신 경우 만성국제특허법률사무소(대표번호 02-571-6211로 전화 후 특허 0504, 디자인 0503 , 상표 0208/E-mail: hwangpa@hwangpa.com)로 연락 주시면 상세히 안내 드리도록 하겠습니다.☜