[특허법][미국] 미국 특허출원 시 유의해야할 기본 사항은 무엇일까요
  • 등록일 : 2021/04/05
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우리나라 기업들이 주로 특허를 출원하는 국가는 중국, 미국, 일본이 아닐까 합니다. 물론 유럽(유럽 특허청, EPO)에 출원하는 기업들도 꽤 있습니다만, 등록 이후 국가별 유효화(Validation)까지 하다 보면 비용이 상당히 나옵니다. 심사청구와 지정료만 거의 300만원을 웃돌지요. 그렇기 때문에 주로 대기업들이 출원을 하는 경향이 있습니다. 따라서 유럽은 독일, 영국 등 특정 국가만 지정하여 등록받는 것이 수월할 수도 있습니다. 최근에는 동남아시아와의 교류가 증가하면서, 베트남, 태국, 싱가폴, 말레이시아 등에 특허를 출원하는 경우도 증가하고 있는 추세입니다.

금번에는 미국 특허출원 시에 유의해야할 사항을 알아보겠습니다. 미국의 경우에는 독특한 IDS제도가 있고, 대한민국과의 PPH가 효율적인 국가입니다. 그리고 대리인의 비용이 상당히 높기 때문에 출원에 각별한 유의가 필요합니다. 



1. 효율적인 대리인 선정

미국은 우리나라와 비교하여 특허를 등록받기 위한 대리인 비용이 상당히 높습니다. 심지어 출원 이후, 간단한 안내를 받는 경우에도 USD 200달러 정도가 발생하는 경우가 있습니다. 미국은 우리나라와는 다른 문화권에 있기에, 미국대리인이 이러한 비용을 청구하는 것이 결코 잘못된 것은 아님을 우리는 잘 알고 있습니다. 그러나 이러한 높은 비용은 국내의 기업들에게 부담으로 작용합니다. 따라서 미국에 출원할 때에는 합리적인 비용으로 출원이 가능한지 확인을 해야 합니다. 뉴욕이나 샌프란시스코 등의 거주비가 비싼 지역의 대리인은 출원비용도 타임차지로 받는 경우가 있습니다. 청구항 재검토, 번역문 검토 등을 진행하지 않음에도 출원에만 USD 2,000가 발생되기도 합니다. 미국 특허청에 납부하는 관납료를 제외하고 'USD 900'정도로 출원, 발명자 양도, IDS 제출까지 진행하면 국내 기업에게 큰 부담은 없을 것으로 생각됩니다.

2. 기업 규모와 관납료의 확인

미국특허 출원 시에는 본인의 기업이 대기업인지, 중소기업인지, 초소형기업인지 파악하고 그에 맞는 관납료를 납부해야 합니다. 특히 초소형기업일 경우 관납료가 상당히 저렴합니다. 미국에 출원한 적이 없는 최근에 설립된 대한민국 스타트업들이 해당되는 경우가 다수 있으니 반드시 유의하는 것이 필요합니다. 

(1) 대기업(large entity) 
관납료에 별도의 할인이 적용되지 않습니다. 우리나라의 경우 종업원 수가 500인 이상인 기업과 국영기업 혹은 이들의 산하기관들도 대기업에 해당됩니다.

(2) 초소형기업(micro entity)
75% 관납료의 할인을 받을 수 있습니다. 초소형기업은 소득과 미국 출원 건수를 기준으로 정의됩니다. 전년도 소득이 약 2억 3천만원 이하(미국 국세청 기준과 환율에 따라 변동될 수 있음)이고, 미국에 출원된 건이 4건 이하일 경우 초소형기업의 자격으로 출원을 할 수 있습니다. 우리나라의 대학은 해당되지 않습니다.

(3) 중소기업(small entity)
50% 관납료의 할인을 받을 수 있습니다. 대부분의 경우에 본 중소기업에 해당됩니다. 초소형기업이 아니거나, 대기업이 아닌 기업은 중소기업으로 출원이 가능합니다. 우리나라의 대학도 본 중소기업에 해당하는 관납료로 출원이 가능합니다. 

미국의 경우 규제보다는 자유를 중시합니다. 그러나 그 자유에 거짓이 있을 경우 큰 패널티가 있음을 잊지 말아야 합니다. 미국 특허청 역시 출원인에게 전폭적인 신뢰를 주는 대신, 거짓이 있을 경우 상당한 패널티를 줍니다. 우리나라와는 문화적 차이입니다. IDS 제도도 그렇고 출원자격의 입증에 대하여도 출원인에게 맡깁니다. 즉 별도로 특별한 입증 자료를 요구하지 않습니다. 그러나 추후 고의로 IDS의 제출을 하지 않은 경우 특허권의 행사에 제한이 될 수 있고, 출원인 자격을 속여서 관납료의 할인을 받은 경우 특허권이 무효될 수도 있습니다. 참고로, 대기업이나 중소기업에 대하여는 출원인의 선언만이 필요하며, 별도의 입증이 필요하지 않습니다. 다만, 초소형기업에 대하여는 별도의 서명이 필요합니다.

아래는 미국특허청의 인상된 출원 관납료입니다(2020년 10월 2일 기준). 


항목대기업 (large entity)소기업 (small entity)초소기업 (micro entity)
특허출원료$1820$830$455
디자인출원료$1020$510$255 

3. 효율적인 미국 특허 출원
우리나라의 기업들 중 많은 기업이 국내출원을 한 이후 PCT국제특허출원을 이용하여 해외에 진입합니다. PCT국제특허출원은 기간 연장의 효과(우선일로부터 약 30개월 안에 진입 가능), 즉 시간을 유예하는 효과는 있습니다. 그러나 어짜피 출원할 국가들 중에 미국이 있다면, PCT를 이용하여 진입하는 것이 추천되지는 않고 우선권 주장으로 출원하는 것이 추천됩니다. PCT국제특허출원은 PCT국제출원 당시의 명세서 그대로 미국에 진입해야 하기 때문입니다. 미국에 우선권으로 진입할 경우, 등록과정에서 알게된 인용문헌들을 참고하여 청구항을 재수정하거나, 발명의 상세한 설명에 다양한 내용을 추가하는 방법도 생각해보며 권리 범위를 확장하는 전략을 고려해볼 수도 있습니다.   

미국에 출원이 반드시 예정된 경우 일반적으로 미국에서 PPH 신청을 하는 것도 효율적입니다. 그리고 미국의 IDS제출 문제를 일단락하기 위하여, 일단 우리나라에서 우선심사를 통하여 빠른 등록을 받고, 인용문헌들을 정리하는 것이 필요합니다. 미국은 IDS라는 독특한 제도가 있기 때문에, 출원과정에서 지득한 모든 인용문헌을 미국 USPTO가 원하는 수준에 맞게 번역까지 해서 제출해야 합니다. 미국에서 특허를 등록받지 않은 상태에서 다양한 국가에서 심사청구를 한다면, 수많은 인용문헌을 지득하게 될 수 있습니다. 미국 특허청에 다양한 국가들에서 받은 인용문헌들을  계속 정리하여 제출하는 것은 비용과 시간 측면에서 효율적이지는 못합니다. 


* 참고로 최근 베트남 특허청에서도 대한민국과의 PPH를 인정해주고 있습니다. 재미있게도,'미국'에서 등록된 특허일 경우 미국 특허등록증과 등록 청구항을 제출하면, 동일한 청구항으로 등록을 인정해주는 경우도 있습니다.


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