이수호 상무이사 / 만성국제특허법률사무소

종종 특허분쟁으로 고통을 받는 분들을 만난다. 특허괴물(Patent Troll)이 아닌 다음에야, 그리고 법과는 무관하게 살아온 기업의 CEO라면 소송을 달가워 할 일이 없을 것이다.

특허권리 침해에 대한 의의 제기를 받거나 반대로 할 때 특허에 대해 절차를 이해하지 못할 경우 당황하기 마련이고 심리적으로 부담을 크게 받는 경우가 대부분이다. 그러나 큰 틀에서 대응전략을 마련한다면 생각보다는 쉽게 대처가 가능할 것이다. 경쟁사로부터 특허침해 주장을 받았다면 다음과 같은 사항들을 유념하면 도움이 될 것이다.

먼저, 침해하고자하는 고의적 의사가 없음을 명백히 밝히는 것이 필요하다.

“당사는 ○○○을 주요 생산품목으로 하고 있으며, 귀사의 △△△와 같은 제품을 사용하고는 있으나 이를 제조하거나 판매를 전문으로 하는 회사가 아닙니다. 따라서 당사는 귀사의 등록특허 제 10-1234567호를 침해하거나 금전적 이익을 취할 의사를 전혀 가지고 있지 않습니다.”

둘째, 특허침해를 주장하는 내용에 대해 그렇지 않다는 사실을 고지하여야 한다. 물론 이를 위해서는 경쟁사의 특허와 자사의 제품이 어떻게 차이가 있는지에 대해 전문가의 자문을 받을 필요가 있다.

“당사는 당사 제품의 일부 구성부품으로 구매한 △△△가 귀사가 주장하고 있는 특허에서 포함하고 있는 요소들과 ‘동일 내지는 지극히 유사’한 것이 아니라 상이한 것으로 생각하고 있습니다.“

셋째, 상대방에게 침해주장의 근거를 분명하게 요구할 필요가 있다. 대부분의 침해 주장의 첫단계에서는 ‘귀사의 제품이 당사의 보유특허를 침해하였다’는 정도의 막연한 문장으로 표현되는 경우가 많다. 협상이 이루어진다면 단계별로 상대방이 의도하는 바를 파악해 가면서 대응하는 중요하다. 심리적 압박감에 서두른다면 일을 망칠 가능성이 높아진다는 사실을 유념해야 한다.

“따라서 귀사가 주장하는 바에 대해 당사가 구매한 △△△가 귀사의 등록특허 어느 부분을 어떻게 침해하고 있는지 구체적으로 비교 설명한 회신을 주시기를 요청드립니다. 귀사의 회신 내용을 받은 후 귀사가 주장하는 사항의 조치 여부의 필요성을 다시 판단하고자 합니다. 당사는 어떠한 경우에도 귀사의 등록특허를 모방한 제품을 제조하거나 판매하여 경제적 이익을 취할 의사가 과거에도, 앞으로도 없다는 사실을 명백히 전달드립니다.”

넷째, 상대방의 특허를 무력시킬 수 있는 공지기술을 알고 있거나, 특허 출원일 이전에 이미 해당제품을 사용하고 있었다면 대응하기가 한결 수월해 질 수 있다.

“관련 업계에서는 귀사가 특허를 출원하기 이전 일자에 해당 제품 또는 해당 제품의 특정 부위에 적용된 디자인과 같은 제품이 선행 유통되고 있었다는 의견과, 유사 내지는 동일한 범위로 추정되는 등록 특허도 있다는 의견도 있는 만큼 귀사가 권리 행사에 신중을 기하시기를 당부드립니다. 아울러 소모적인 법률공방으로 당사는 물론 귀사의 정상적인 경영활동에 지장을 초래하는 일이 발생하지 않기를 바랍니다.”

다섯째, 심리적 압박감으로 인해 감정적으로 대응하는 것은 바람직하지 않다. 가급적이면 침해 주장을 하는 상대방과 협력할 수 있는 방안을 찾아보는 것도 좋고, 실재 실현되지 않더라도 상대방의 마음을 누그러뜨리는 효과를 얻을 수 있다. 중소기업 또는 개인과의 특허분쟁이라면 소송을 통해 판을 키우기 보다는 서로 협력하여 시장의 파이를 키우는 전략이 훨씬 실리적일 수 있다는 사실을 기억해야 한다.

“귀사로부터 통고문을 받게된 것은 유감스러운 일이지만 당사는 귀사와 영업품목이 중첩되지 않는다는 점에서 앞으로 귀사와 경쟁이나 소모적인 법률 공방이 아닌 선량한 시장의 파트너로서의 협력관계가 만들어지기를 희망하는 의사가 있음을 밝히며 당사의 요청에 친절히 답해 주시기를 청합니다.”

마지막으로 침해에 해당되는지 여부에 따라 대응방법은 달라진다. 먼저 침해 가능성에 대해 전문가의 자문을 받아 면밀히 분석, 판단하는 것이 중요하다. 이후 다음과 같은 대응전략을 실행하는 것이 협상에 힘을 실어줄 것이다.

그러나 무엇보다도 특허침해 여부에 대한 논쟁을 벗어나 상생할 수 있는 방법을 제시할 수 있다면 한결 부드럽게 협상을 이끌어 갈 수 있을 것이다. 분쟁이 격화될 경우 승부욕에 불타 오로지 상대방을 제압하는데 몰두하는 경우를 자주 보게 되는데 이는 최악의 수이다. 최고의 명장은 전투를 치루지 않고도 상대방을 이기는 것이다. 감정이 아닌 이성적인 대응이 가능하다면 소송이 아닌 협상을 통해 충분히 상생할 수 있는 길을 찾을 수 있다고 생각한다. 이것은 침해에 해당되지 않는다고 확신할 경우라도 유효한 접근방법이다.

1) 침해에 해당된다고 판단되거나 의심될 경우

- 서두르지 말고 협상에 임할 것

- 특허 침해 의사가 없음을 분명히 알릴 것

- 상대에게 특허침해 요소가 무엇인지 구체적으로 확인할 것

- 선행기술이 있는지 조사하고, 무효화 가능한지 검토

- 회피설계에 즉시 착수할 것(피해 최소화)

- 경쟁이 가능한 대응특허를 발굴 신속히 출원할 것

- 자사 특허와 크로스라이선싱이 가능한지 확인할 것

- 최종 기술매입 협상을 강구하되, 악의의 침해에 해당되지 않도록 조심할 것

- 특허침해 여부에 대한 논점에서 벗어나 상생할 수 있는 방법을 제시할 것

2) 침해에 해당되지 않는다고 확신할 경우

- 최대한 천천히 대응할 것

- 특허침해에 해당되지 않음에 대해 의사를 분명히 표시할 것

- 특허침해 구성요소의 판단을 최대한 신중히 할 것

: 전문가의 도움을 받을 것

: 침해 여부에 대해 특허청으로부터 권리범위 확인심판을 통해 판단을 구해보는 것도 방법임

- 최종 법률적 대응을 강구하되 최선의 방법은 아님

- 특허침해 여부에 대한 논점에서 벗어나 상생할 수 있는 방법을 제시할 것