안녕하세요 만성국제특허법률사무소입니다.
오늘은 미국 특허출원 꿀팁을 소개드리고자 합니다. 바로, PPH 신청 입니다.
PPH는 미국 특허출원 외에도 중국, 일본, 베트남 등의 특허출원에도 신청할 수가 있습니다.
하지만, 특허실무 경험상, 미국 특허출원에 가장 유용하게 활용하고 있기 때문에 미국 특허출원 꿀팁으로 소개를 드립니다. 이번에도 최대한 간단하고 쉽게 설명해보도록 하겠습니다.
1. PPH 신청
PPH는 Patent Prosecution Highway의 약자입니다. 국어로 번역하면, "특허 심사 고속도로"가 됩니다.
고속도로는 빠르죠.
그렇다면, PPH는 특허 심사를 빠르게... PPH 신청은 특허 심사를 빠르게 하는 신청... 네 맞습니다. PPH는 우선심사신청을 말합니다.
2. PPH 신청 요건
PPH를 신청하기 위해서는 아래의 요건들을 만족해야 합니다.
(1) 제1 국가(예: 대한민국)에서 특허 등록을 받아야 합니다.
(2) 제2 국가(예: 미국)에서 심사를 받을 청구항은, 제1 국가에서 특허 "등록"을 받은 청구항과 "동일"해야 합니다.
(3) 제1 국가와 제2 국가는 PPH 신청을 합의한 국가여야 합니다. PPH 신청은,
1) 국가 간의 심사협력을 강화하고,
2) 제2 국가 특허청이 제1 국가 특허청의 심사 결과를 참고함으로써 제2 국가 특허청의 심사부담을 경감하고, 심사품질을 향상하는데 목적이 있기 때문입니다.
이하에서, 설명의 편의상, 제1 국가는 대한민국이고, 제2 국가는 미국인 것으로 하겠습니다.
3. PPH 신청의 장점
(1) 첫번째, 빠른 심사! 빠른 등록!! 입니다.
(2) 두번째, 신중에 신중을 기한 심사를 요청할 수 있다는 것입니다.
- 미국 특허청 심사관이 "거절이유가 있는데??"라는 생각이 들다가도 "내가 잘못 생각한 것은 아닐까??", "내가 놓친 것이 있나??"하고 생각해볼 수 있다는 것이죠.
- 왜냐하면, 미국 특허청 심사관이 심사하고 있는 특허 청구항은 대한민국에서 등록을 받은 청구항이기 때문입니다.
4. 단, 오해는 금물!!
- PPH 신청은 제1 국가의 심사결과를 참고하는데 강조점이 있습니다.
- PPH 신청에도 불구하고, 미국 특허청 심사관은 거절이유를 통지할 수 있기 때문입니다.
5. 2개 이상의 해외 국가(미국 포함)에 등록특허를 확보할 계획이 있는 경우, 그 진행의 순서
(1) 등록특허를 확보할 해외 국가가 미국 이외에 더 있다면, 그 진행의 순서를 어떻게 정하면 좋을까요? 미국과 일본을 예로 들겠습니다. 미국 등록특허를 먼저 확보하는 것이 좋을까요? 일본 등록특허를 먼저 확보하는 것이 좋을까요?
(2) IDS 제출 제도와 PPH 신청 제도를 모두 고려한다면, 미국 등록특허를 먼저 확보하는 것이 좋습니다. 좋고 안좋고의 기준은 절차/시간/비용 입니다.
(3) 만약, 일본 등록특허를 먼저 확보한다면?
- 대한민국 특허청의 심사결과는 물론, 일본 특허청의 심사결과를 미국 특허청에 제출해야 합니다(IDS 제출). PCT 국제출원을 하였다면, 국제조사기관의 국제조사결과*도 제출해야 합니다.
- IDS 제출 제도의 취지인 심사품질 향상과 미제출 시 효과인 특허의 무효를 고려한다면, "제출해야 된다면 제출해야겠지!"라고 생각하실 수 있는데요.
- 비용이 문제입니다. IDS 제출을 준비하고 완료하는데, 국내 대리인 수수료는 물론, 미국 대리인 수수료가 발생하기 때문입니다. 게다가, 심사결과의 원본뿐만 아니라 영문 번역본도 제출해야 하는데, 경우에 따라서는, 번역 비용이 발생할 수도 있습니다.
*국제조사기관의 국제조사보고서 / 보고서 상에서 인용된 선행기술문헌 / 국제조사기관의 특허성에 대한 견해서
(4) 만약, 미국 등록특허를 먼저 확보한다면?
- 일본 심사결과를 미국 특허청에 제출할 필요가 없으므로 IDS 제출 비용을 최소화할 수 있습니다.
- 미국 특허청에 PPH를 신청하여 빠른 시일 내 등록을 받은 경우라면, IDS 제출 기간도 그만큼 단축되기 때문에 IDS 제출에 대한 부담을 줄일 수 있습니다.
- 미국 등록특허가 빠른 시일 내 확보되었다면, 일본 특허출원에 대한 심사를 빠른 시일 내 청구할 수 있다**는 장점이 있습니다. 일본 특허출원에도 PPH를 신청할 수 있기 때문에 더더욱 빠른 시일 내 등록특허를 확보할 수 있습니다.
** 일본은 심사청구제도가 있기 때문에 심사청구 순서대로 특허 심사를 진행합니다. 한국도 마찬가지입니다. 이와 달리, 미국은 심사청구제도가 "없기" 때문에 출원하는 순서대로 특허 심사를 진행합니다.
6. 해외 특허출원에 관한 비용 부담을 줄이기 위해 아래의 정부지원사업(단, 신청/평가/선정 필요)을 적극적으로 활용하실 것을 추천드립니다. 해외출원 계획이 있으시다면, 아래 사업들이 공지되었는지 확인해 보시고 꼭 신청해보실 것을 추천드립니다.
- 수출바우처(산업부)
- 수출바우처(중기부)
- 중소기업 혁신바우처(중기부)
- 글로벌IP스타기업사업(RIPC-지역지식센터)
- 스타트업 지식재산바우처(RIPC-지역지식센터)
☞특허, 상표, 디자인 등과 관련하여 문의사항이 있으신 경우 만성국제특허법률사무소(대표번호 02-571-6211로 전화 후 특허 501, 디자인 503, 상표 208/E-mail: hwangpa@hwangpa.com)로 연락 주시면 상세히 안내 드리도록 하겠습니다.☜ 
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